Licentieovereenkomst wat moet er in staan?

Middels een licentieovereenkomst wordt door de licentiegever aan de licentienemer het recht verleend om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van een werk, zie ook Wat is een licentieovereenkomst? De inhoud van een licentieovereenkomst is afhankelijk van het werk waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft. Een softwarelicentieovereenkomst ziet er anders uit dan de licentie voor het gebruiken van tekst of een ontwerp. Voor het laten opstellen van een maatwerk licentieovereenkomst zie Licentieovereenkomst opstellen. Hieronder een opsomming van onderwerpen die vaak in een licentiecontract staan.

Inwerkingtreding en looptijd van de licentieovereenkomst

De datum van inwerkingtreding van de licentie en de looptijd staan in de licentieovereenkomst. Een licentieovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Voor zover van toepassing kan de opzegtermijn en de wijze van opzegging in de licentieovereenkomst worden opgenomen. Indien licenties worden verleend aan consumenten, dan is de Wet van Dam van toepassing en kan de licentieovereenkomst niet automatisch verlengd worden voor een bepaalde tijd, tenzij de licentieovereenkomst te allen tijde kan worden opgezegd.

Omschrijving van het werk in licentiecontract

In de licentieovereenkomst staat een omschrijving van hetgeen waarop de gebruiksrechten worden verleend. Een licentieovereenkomst kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: logo, foto, tekst, (website)ontwerp, merk, uitvinding, online dienst, knowhow of software. Eventueel kan in de licentieovereenkomst verwezen worden naar een bijlage waarin is opgenomen waarop de licentie betrekking heeft.

Wordt aan de licentienemer het recht verleend om een product te produceren naar een uitvinding van de licentiegever of met daarop een bepaald design (tekening) en/of het merk van de licentiegever, dan worden middels de licentieovereenkomst zogenaamde exploitatierechten verleend.

Heeft de licentieovereenkomst betrekking op een merk, dan wordt verwezen naar het merk in het Benelux merkenregister. Ook bij een licentie op het gebruik van een octrooi wordt het nummer opgenomen van de inschrijving van het octrooi in het Nederlands octrooiregister.

Omvang van de licentie

Ingevolge de licentieovereenkomst mag gebruik worden gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht. Hoe ver gaat dit gebruiksrecht? In de licentieovereenkomst staan de gebruiksbeperkingen. Gebruiksbeperkingen in de licentieovereenkomst kunnen zijn, afhankelijk van het werk waarop de licentie wordt verleend, dat:

• De software maar door een bepaald aantal personen mag worden gebruikt of dat de software maar op een bepaald aantal computers geïnstalleerd mag worden;
• Een product vervaardigd naar een ontwerp of uitvinding van de licentiegever enkel in een bepaald contractgebied door de licentienemer actief verkocht mag worden;
• De licentie enkel gebruikt mag worden binnen een bepaalde branche.

Licentievergoeding / royalty

In de licentieovereenkomst staat de hoogte van de licentievergoeding. De licentievergoeding kan een eenmalig bedrag zijn of kan periodiek door de licentiegever aan de licentienemer in rekening worden gebracht. Een licentie kan ook kosteloos worden verleend. De licentievergoeding kan afhankelijk zijn van verkoopresultaten. In een dergelijk geval wordt ook wel gesproken van royalty’s. Indien royalty’s aan de licentienemer in rekening worden gebracht, dan wordt in de licentieovereenkomst opgenomen dat de licentiegever het recht heeft de verkoopresultaten bij de licentienemer te (laten) controleren.

Exclusiviteit

In de licentieovereenkomst staat of de verleende gebruiksrechten exclusief (voor een bepaald gebied) of niet exclusief zijn. Indien een exclusieve licentie wordt verleend, dan is mogelijk in de licentieovereenkomst bepaalde omstandigheden op te nemen die tot gevolg hebben dat de exclusiviteit komt te vervallen, bijvoorbeeld indien met de exploitatie van de rechten niet binnen een bepaalde periode een minimale omzet is gehaald. Bij een niet-exclusieve licentie heeft de licentiegever het recht aan meerdere licentienemers dezelfde licentie te verlenen.

Let op dat duidelijk in de licentieovereenkomst wordt opgenomen of het de licentiegever is toegestaan hetgeen in licentie wordt gegeven zelf te gebruiken en/of exploiteren.

Intellectuele eigendomsrechten

In de licentieovereenkomst staat dat intellectuele eigendomsrechten op hetgeen in licentie wordt gegeven bij de licentiegever berusten (of bij zijn licentiegever). De licentiegever hoeft overigens niet de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten te zijn. De licentiegever kan met de rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten hebben afgesproken dat hij het recht heeft om sub-licenties te verlenen, zoals bij een reseller, zie ook Wat is een resellerovereenkomst?

Partijen kunnen afspraken in de licentieovereenkomst opnemen waarin wordt geregeld welke partij de kosten van (gerechtelijke) procedures dient te betalen indien door een derde inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten. Dit is van belang indien exploitatierechten worden verleend en zal niet snel in een softwarelicentieovereenkomst worden opgenomen.

Ontbinding en gevolgen beëindiging van de licentieovereenkomst

De ontbindingsgronden kunnen in de licentieovereenkomst worden opgenomen. Ontbindingsgronden zijn bijvoorbeeld:

• Faillissement van de licentienemer;
• Wanbetaling van de licentienemer;
• Het in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever (of van de rechthebbende).

Daarnaast kan aan de licentieovereenkomst worden toegevoegd wat de gevolgen zijn van de beëindiging van het licentiecontract.

Verwijzen naar algemene voorwaarden of licentievoorwaarden in het licentiecontract

In het licentiecontract kan verwezen worden naar algemene voorwaarden, zogenaamde licentievoorwaarden. De algemene voorwaarden dienen dan voor of bij het tot stand komen van het licentiecontract aan de licentienemer ter hand te worden gesteld. In de algemene voorwaarden staan de algemene rechten en plichten van de licentienemer en de licentiegever.

Overdracht licentiecontract en sub-licenties

Of de rechten en plichten voortvloeiende uit de licentieovereenkomst door partijen mogen worden overgedragen is vaak in de licentieovereenkomst opgenomen en de eventuele voorwaarde(n) van een dergelijke overdracht. In de licentieovereenkomst kan worden opgenomen dat overdracht enkel toegestaan is met toestemming van de licentiegever. Ook of door de licentienemer sub-licenties mogen worden verleend, staat in de licentieovereenkomst.